欧州特許庁・ドイツの実施可能要件についての立証責任

5/31/2011

2011/05/30中央知財研・備忘録

ドイツでも欧州特許庁でも、特許庁側に立証責任があり。特許異議申立・無効訴訟では申立人・請求人に立証責任があるとのこと。

日本では、出願人・権利者とされている（東京高裁判決複数あり）。

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いずれか早い（遅い）　A or B, whichever comes first (later)

6/28/2011

代理権・特別の授権・委任状の提出（代理権の証明）についての探求（特許法９条・特許法施行規則4条の3）

9/29/2013

先ず初めに、「代理権」の有無と「委任状の提出」の有無は、わけて考える必要があります。委任状というのは、書面をもって代理人の代理権を証明するものです。

現在（昔は違っていましたが）、日本では、弁理士が出願人を代理して、通常の出願や国内移行をする際には、「委任状の提出」は不要です（これは、比較法的に見て、やや珍しい部類かもしれません。）。このことは、「代理権」がいらないのではなく、「委任状の提出」がいらないということにすぎません。およそ、「代理人」（願書にも「代理人」と記載されます。）として、手続きをする以上、当該行為について、「代理権」がなければならないのは基本です。これがわかっていないと、特許法8条や9条の理解を間違えてしまいます。受験生の方も、弁理士の方も、事務担当者の方も、気を付けましょう！このように、「代理権」の有無と「委任状の提出」の有無は全く別物です。さらにいえば、「委任状の取得」の有無も別問題ですね。

では、「委任状の提出」が必要な場合は、どのような場合でしょうか。もちろん、悩んだら人に聞くという人もいます。それはそれで、大事なことですね。同様に、条文を追及するとのことです。実は、どの手続について、「委任状の提出」が必要か、については、特許法自体には記載されていません。9条は、いわゆる不利益行為について「特別授権」が必要としていますが、条文上のたてつけとしては、「委任状の提出」の必要性については記載されていませんのでご注意ください。

特許法
（代理権の範囲）
第九条　日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
さて、特許法施行規則に記載されています。すなわち、

法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権次に掲げる手続をする者の代理人の代理権
については、「書面をもつて証明」しなければならない、とされています。逆をいえば、特許法の9条の特別授権だけが、「委…

同一出願人による出願で注意すべき点（自己衝突、terminal disclaimer、self collision、double patenting）

8/15/2011

同一出願人による複数の出願の間で、非常に類似したり、上位下位になったり、部分的な重複が生じる場合があります。

このような場合にいかに取り扱われるかは、以下に要約するとおり、各国でさまざまです。

なお、日本でも、非常に類似したり、上位下位になったり、部分的な重複が生じる場合等に関して、39条の意味合いにおける「同一発明」かどうかの判断が微妙です（しかも、同一出願人間と異なる出願人間で同じ基準でよいのかどうかも議論し得ると思われます。）。したがいまして、我が国においても以下に述べる米国のターミナルディスクレーマー「の様な」制度の導入を検討すべきかとも思われます。ただ、現状では、39条や29条の2を徹底的に研究することによって、対応していかざるを得ないと思われます。

１．日本

日本では39条が主要な役割を果たします。29条の2（いわゆる拡大先願の地位（先行技術効果ともいわれる）は同一出願人の場合は同一発明者の場合には完全に排除されますし、新規性・進歩性については、審査対象の特許出願の出願日（優先日）において、公開されていない限り、引例にならないからです。

２．EPO

欧州特許庁では、EPC54条(3)とEPC56条とが重要な役割を果たします。

EPC54条(3)は、ある審査対象の出願よりも、①先に出願され、かつ②後に公開された、他の出願の明細書の内容が、当該審査対象の出願にとって技術水準をなすものとみなされています。ある意味、日本の29条の2に似ています。しかし、同一出願人による出願間にも適用がある点で39条とも類似しています。

では進歩性についてはどうかというと、EPC56条によって、EPC54条(3)によって技術水準にあるとされるものは、進歩性の判断に関しては考慮されないとされています。

したがいまして、新規性については考慮するが進歩性については考慮されないといことになるので、novelty only prior artなどともいわれます。

３．米国

米国では、double patentingという問題になります。これは、出願人が同一の場合に適用されます（出願人が異なれば、新規性や進歩性やインターフェアレンスなどで処理されます。）。２つのタイプがあります。

１）同一発明型二重特許（same invention type double patenting）

米国特許法1…

国内優先権利用時の基礎出願の取下擬制に伴うリスクの回避方法

8/01/2011

国際調査機関による発明の名称の決定と国内移行

4/02/2015

国際公開公報における発明の名称と国際出願時の発明の名称にズレが生じる場合があります。それにはWIPOの単純ミスを含めて、色々な原因があり得ますが、国際調査機関による決定に起因する場合があります。

国際出願時に発明の名称を記載しますが、国際調査機関は、これが気に入らない場合、発明の名称を別途決定することができます。

国際調査機関による発明の名称の決定があったかどうかは、当該出願について作成された国際調査報告の第 1 ページの 4.において発明の名称が変更された旨通知されますので、ここで、確認できます。

例えば、該当する場合、国際調査報告では、
４．With regard to the title,
the text has been established by this Authority to read as follows:
●●●●
みたいな表記が見られることになるでしょう。

さてかかる場合に、日本の国内移行される出願の発明の名称はどのように扱われますでしょうか。

１．日本語特許出願の場合

日本語特許出願の場合には、日本への国内移行時には、出願人は、国内書面を出すだけです。国内書面については、一切、発明の名称を記載する欄はありません。かわりに、特許請求の範囲や明細書等を特許庁が国際出願に基づいて「記録」することになります。この場合、「発明の名称を国際調査機関が決定したときは、国際調査機関が決定したものを記録します。」とされております（例えば、こちらの１４頁）。

したがいまして、えっ、誰が発明の名称を変えたの？と思うことがありますが、こういう理由のことがあります。

２．外国語特許出願の場合

外国語特許出願の場合には、日本への国内移行時には、翻訳文を提出することになりますが、国際調査機関による発明の名称の決定があった場合には、その決定された発明の名称で国内移行することになります。一応、根拠条文としては、ＰＣＴ規則４９．５（ｋ）があります。

４９．５翻訳文の内容及び様式上の要件（ｋ）発明の名称が３７．２の規定に基づき国際調査機関により決定された場合には、翻訳文には、当該国際調査機関が決定した発明の名称を含める。

しかしながら、うっかり失念して、国際出願の願書に記載された発明の名称の翻訳文を記載したとしても、それほど大きな問題にはならないと思います。

審判請求書と審査書類情報照会

2/13/2015

国内優先権主張出願と分割出願とで留意すべき新規性喪失の例外の手続きの違いは何か？

11/09/2017

出願Aで新規性喪失の例外の適用の申請が正しく行われていたとしましょう。

さて、出願Aに基づいて、次の出願を行うことを考えてみます。

（方法１）出願Aを基礎出願とする国内優先権主張出願として出願Bを行う

（方法２）出願Aを原出願とする分割出願として出願Bを行う
この場合、各出願Bで行わなければならない手続が異なりますが、うっかり間違えかねませんので、とても注意が必要です。

具体的には、新規性喪失の例外の適用の申請には、２つの提出すべき書面があります。なお、これらの書面の提出については、どちらも、３０条３項に記載されています。

【手続１】適用を受ける旨を記載した書面の提出（出願と同時）
【手続２】新規性喪失発明であることを証明する書面の提出（出願日から３０日以内）

なお、【手続１】は実務上は、別途の書面を提出するのではなく、願書において、【特記事項】として記載します。
さて、（方法１）の場合には、【手続１】と【手続２】をとる必要があります。すなわち、国内優先権主張出願の願書において新規性喪失についての【特記事項】の記載は必要です。しかし、【手続2】については、実際の提出はせずに、「その旨を願書に表示することによる省略」ができます。「省略可能」と呼ばれることもありますが、あくまで、その旨を願書に表示すること省略することができるだけで、その旨を願書に表示しないのであれば、省略できません。なお、省略の根拠は施行規則第３１条１項です。
第三十一条　特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第三項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
これに対し、（方法２）の場合には、分割出願において、【手続１】も【手続２】もとる必要はありません。４４条４項において、これらの３０条３項の書面について、「当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。」とされているからです。したがって、分割出願の願書において新規性喪失についての【特記事項】の記載もいらないわけです（もちろん、分割出願についての【特記事項】の記載は必要です。）。また、証明書の提出はいりませんし、証明書の提出を省略する旨の記載さえもいりません。
うっかり、分割…

PCT国際段階における出願人の名義変更はどのように行うのか

4/27/2017

ＰＣＴ国際段階における出願人の名義変更は、２０１６年の途中から、オンラインでできるようになりました。

国内段階における名義変更と異なり、例外的な場合を除き、譲渡証書も委任状も不要です。この点は手続的なメリットではあります。

基本的には【出願人】（変更後の出願人全員を記載すれば、ミスがありません）と【新名義人】の欄を記載して提出します。

しかしながら、落とし穴が多くあるように思います。ＰＣＴ国際段階における出願人の名義変更を含む、いわゆる国際段階での中間手続については、２０１６年から始まったばかりで、詳しい情報や注意事項が特許庁から提供されていないことが原因だと思われます。

とりわけ、「新名義人」については注意が必要です。

PCT（受理官庁である日本国特許庁）では、平たくいえば、「名義人」のステイタスとして、「発明者only」と「出願人only」と「発明者兼出願人」が想定されています。

普通、「名義人」といえば、「出願人」や「権利者」のことを意味しますが、このPCTについては、そのような理解をしてはいけません。

注意を要するのは「発明者兼出願人」がいる場合です。

先ず、対比のために、「発明者兼出願人」がいない場合について考えます。つまり、
・発明者A１＋A２
・出願人B１＋B２
のような場合です。このような場合について、出願人B２がB３に名義変更されるようなときは、単に、【新名義人】としては、出願人B１＋B３を記載すればよいだけです（【新名義人】の欄には、変更されていないＢ１についても記載することになります。）。【新名義人】として発明者A1＋A2を記載する必要はありません。国内段階における手続との関係でいえば、発明者には何の影響もないのだから当然といえば当然なのですが、ことＰＣＴについていえば、そのような理解では不十分といえます。

すなわち、次に「発明者兼出願人」がいる場合について考えます。つまり、
・発明者A１＋A２＋C１
・出願人B１＋B２＋C１
のような場合です。ここでC１が、「発明者兼出願人」なわけです。このような場合について、出願人B２がB３に名義変更されるようなときは、【新名義人】の記載に注意が必要です。
ここで、【新名義人】として、単に、出願人B１＋B３＋Ｃ１を記載すればよいと考えると誤りなるようです。こうすると、発明者までも変更されて、
・発明者C…

パリ優先権と国内優先権は、排他的ではありません。重畳的に主張可能です。

8/25/2011

マキサカルシトール事件最高裁判決は、とりわけ化学分野での予見可能性を奪い、不相応な保護を与える可能性があるのではないか

4/09/2017

マキサカルシトール事件最高裁判決がでました。

問題とされたのは、いわゆる均等の５要件のうち、第５要件です。

【第１要件】
　対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。
【第２要件】
　相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。
【第３要件】
　相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。
【第４要件】
　対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。
【第５要件】
　対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと。
事案は、特許権者（被上告人）は，本件特許の特許出願時に，本件特許請求の範囲において，目的化合物を製造するための出発物質等としてシス体のビタミンＤ構造のものを記載していたが，その幾何異性体であるトランス体のビタミンＤ構造のものは記載していなかったところ、被疑侵害者（上告人）は、目的化合物を製造するための出発物質等としてトランス体のビタミンＤ構造のものを用いていました。

すなわち、特許請求の範囲では、出発物質等としてシス体であるのに対して、被疑侵害者は出発物質等としてトランス体を用いていたわけです。

シス体とトランス体は、右手と左手みたいなものですから、出願人が自ら「右手」をクレームしているのであれば、当然「左手」を除外することを意識していると理解できそうなものです。

そこで、被疑侵害者（上告人）は、均等の５要件のうち、第５要件を満たさないと主張をしたわけです。

最高裁は、次のように判示し、その上で、侵害を認定しました。
出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても，それだけでは，対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。もっとも、・・・出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，対象製…

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