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ジェネンティック事件・知財高裁大合議判決(存続期間延長)その2

さきに述べたジェネンティック事件・知財高裁大合議判決の追記ですが、今回は、同判決における延長された特許権の効力についての傍論について。。。

(2) 特許法68条の2の「政令で定める処分の対象となつた物」及び「用途」に係る特許発明の実施行為の範囲について    ア 「政令で定める処分」が薬事法所定の医薬品に係る承認である場合,存続期間が延長された特許権の効力が,薬事法の承認の対象になった物(物及び用途)に係る特許発明の実施行為のうち,いかなる範囲に対してまで及ぶかについては,前記のとおり,特許権侵害訴訟において検討されるべき事項であるといえるが,関連する範囲で,便宜検討することとする。   イ 薬事法14条1項は,「医薬品・・・の製造販売をしようとする者は,品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」と規定し,同項に係る医薬品の承認に必要な審査の対象となる事項は,「名称,成分,分量,用法,用量,効能,効果,副作用その他の品質,有効性及び安全性に関する事項」(同法14条2項,9項)と規定されている。このことからすると,「政令で定める処分」が薬事法所定の医薬品に係る承認である場合には,常に「効能,効果」が審査事項とされ,「効能,効果」は「用途」に含まれるから,同承認は,特許法68条の2括弧書きの「その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合」に該当するものと解される。   ウ 薬事法の承認処分の対象となった医薬品における「政令で定める処分の対象となった物及び用途」の解釈については,特許法68条の2によって存続期間が延長された特許権の効力の範囲を,どのような事項によって特定すべきかの問題であるから,特許権の存続期間の延長登録の制度趣旨(特許権者が,政令で定める処分を受けるために,その特許発明を実施する意思及び能力を有していてもなお,特許発明の実施をすることができなかった期間があったときは,5年を限度として,その期間の延長を認めるとの制度趣旨)及び特許権者と第三者との公平を考慮した上で,これを合理的に解釈すべきである。なお,医薬品関連特許にも様々なものがあり,これを一様に論じることは困難であるため,延長登録された特許権の効力について以下に判示するところは,医薬品の成分を対象とした特許発明について述べるものである。   (…

頑張った1日のご褒美。。。

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頑張った1日のご褒美は、最近は、コレが多いです。。。平日は仕事以外ではお酒をなかなか飲めないので。。。1日1本までにしています。。。




ちなみに、DRYというのもありますが、DRYではない方が辛くて美味しいです(個人的には。)。。。

特許翻訳(英和)

said

theと同じ意味です。ある意味、代表的な特許用語ですね。saidは、「当該」とか「前記」というように訳出します。

comprising

「含む」と訳すことが多いです。

wherein

訳出する場合には、「ここで」と訳すことが多いです。しかし、訳出しないこともむしろ多いといえます。
The pharmaceutical composition of the claim 3, wherein A is B. 請求項3に記載の医薬組成物であって、(ここで、)AがBである(ことを特徴とする)、医薬組成物。 最初、「●●であって、~である(ことを特徴とする)、●●」というように、同じ言葉「●●」で締めくくるという特許における独特の日本語の表現に慣れませんでした。なんとなく、締めくくりは、「もの」とかの方が普通の日本語のように感じるわけです。しかしながら、やっているうちに、普通になります。つまり、お作法というように理解すればよいかと思います。
X of any (one) of the proceeding claims

特許はミラー翻訳が基本ですが、このようなクレームの表現は日本で拒絶されることが多いですので、無用な拒絶理由を避けるべく、具体的なクレームに置き換えて、「請求項●~●のいずれか1項に記載のX」とします。


例えば、クレーム4が、
The pharmaceutical composition of any (one) of the proceeding claims, wherein A is B.
の場合、

請求項1~3のいずれか1項に記載の医薬組成物であって、(ここで、)AがBである(ことを特徴とする)、医薬組成物。 としたりします。

X is selected from the group consisting of A, B, and C

X is selected from A, B, or C

上の表現は、「Xは、A、B、および、Cからなる群から選択される」、下の表現は、「Xは、A、B、または、Cから選択される」と訳すのが定訳です。上の表現では、「and」、下の表現では「or」、とするのが基本ですが、多少混同されている英文も多いです。審査官は気にしないことも多いというのが実感です。


テレコンは突然に。。。

今朝は、日本時間の、朝の1時半に外国のクライアントから、urgentで、電話会議がしたい、との連絡がありました。。。

urgent(至急)といえども、翌日でよいと言われたのですが、問題解決(の方向性の決定)を急ぎたいという、クライアントの気迫がよくわかりますので、「こちらとしては、今からでも、大丈夫!」と伝えます。。。

そうすると、「(日本時間の)夜遅くにありがとう。15分で済ますから。」てな感じで、電話会議が始まります。。。結局30分以上かかりましたけど、問題がすぐに整理され、アクションに落としこまれました。。。こうして1日も無駄がなく、グローバルで、テンポよく仕事が進むので、めでたしめでたしです。。。こういうことが毎日あるわけではないので、対応できる限り対応します。。。こちらとしても、お役に立てて光栄です、という感じです。。。さぁ、寝ることとしよう。。。



米国最高裁判決・特許クレームの明確性(Nautilus v. BioSig事件)

米国最高裁は、2014年6月2日に、Nautilus v. Biosig事件において特許クレームの明確性(米国特許法112条)の基準についての重要な判決を下しました。

この判決によって、従来のCAFC(連邦巡回控訴裁判所)の基準が否定されました。

従来のCAFC(連邦巡回控訴裁判所)の基準は、「not amenable to construction」または「insolubly ambiguous」であれば、不明確とされるというものでした。そして、そのような基準に基づき、CAFC(連邦巡回控訴裁判所)は、本件で問題となったクレームの文言(「spaced relationship」)を不明確ではないとしていました。

しかしながら、最高裁判所は、全員一致で、CAFC(連邦巡回控訴裁判所)の基準を否定し、これよりも厳しい(特許権者にとって厳しい、すなわち無効にしやすい)と理解し得る基準を案出しました。それが、「reasonable certainty(合理的確実性)」の基準です。

そして、米国特許法112条が要求する特許クレームの明確性を満たすためには、明細書と審査経過が参酌される旨が明示されています。

最高裁判所は、このようにして、事件を差し戻しました。

デリケートな問題ですが、最高裁判所も、完全無比なものは期待し得ないことを含意しており、今後の積み重ねにより、具体的なさじ加減が重要になってくるものと思われます。

実務家としては、今後、より慎重に、特許クレームについて、明細書と審査経過により、明確化を図ることが求められます。もっとも、「審査経過」が挙げられているのが一つのポイントであり、明細書が不十分であっても、それで死に体になるのではなく、ある程度であれば、「審査経過」でフォローしていくという、実務上の工夫がより一層重要になるかと思われます。






訂正審判や訂正請求における訂正の内容の確認

訂正審判や訂正請求における訂正の内容は、どのように確認すればよいのでしょうか?という質問を受けることがあります。

特許公報がもう一度でるわけではありません。訂正公報というのがありますが、これは、特許庁側の原因による公報の掲載内容の誤りを訂正するものであり、訂正審判や訂正請求とは無関係です。

したがいまして、FTOの鑑定をする場合などにおいて、特許公報だけ見ていては、最新の権利内容を把握するためには不十分です。

条文上は、特許法第193条第2項第7号において、
(特許公報) 第百九十三条  特許庁は、特許公報を発行する。
2  特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一  出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二  出願公開後における特許を受ける権利の承継
三  出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四  特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
五  審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六  審判又は再審の確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
七  訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
八  裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
九  第百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)  とされています。

実務上は、特許審決公報の審決部に続けて、「特許訂正明細書」として掲載されます。

したがいまして、特許審決公報DB等で確認することができるかと思います。

なお、無効審判や訂正審判が請求された場合には、特許登録令3条により予告登録されます。

(予告登録)
第三条  予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一  登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は…

エネルギー注入!?

この週末は、よその事務所の弁理士さんが私の自宅の近所まで訪ねてきてくださいました。

相談ごとがあるとのことだったのですが、平日は、仕事でパンパンなので、空けられある時間があるとすれば、週末だけなんです、とお伝えしたら、私さえよければ、週末でもよいとおっしゃっていただけたので、週末の時間をなんとか調整しました。。。

大した話ができるわけではなくて、しかも、足元の悪い中、ご足労いただき、ありがとうございました!

お役に立てたかどうかわかりませんが、支障のない範囲で、私の経験で一生懸命思うところをお伝えしました。。。お役に立てていればいいのですが。。。

後で、私と話すと「いつもエネルギーをもらうような気がします」というメールを頂きました!

私の話が役に立つものだったかは分かりませんが、エネルギー注入にはなったようです!?

誰かのお役にたっていれば、私としても、嬉しい限りです!


弁理士試験

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今週末の過ごし方。。。





弁理士試験問題(択一)を解きます。。。今回は特許だけです。ざっくりいうと、30問くらいなので、枝問の数でいうと、150枝くらいです。

弁理士試験の問題は、試験委員の方(私も以前は試験委員をしていましたが。。。)が一生懸命、良問を作成していらっしゃいます。試験委員の方が、その正確な理解を問う良問を作成していることが多いといえますので、悪くないトレーニングになります。

法改正などは、要するに競争のルールが変わるわけです。。。そういうものへのキャッチアップが重要だったりします。また、1問1問が、お客様から問われ得る問題であったり、実務上遭遇する問題であったりもするわけです。なので、これがきちんとフォローできることは、最低限の資質として重要であります。

150枝を一気に解きます。ある種のイメージトレーニングです。イメージとしては、お客様から3時間ほど、ぶっ続けで、150個の質問を浴びせられる感じです。。。これを完全にこなすことは、よいトレーニングですね。

もちろん、受験生とは違い、プロとして、実務上の難しいことや深いこと細かいことも習得している自負はあるのですが、それでもやはり、年に1度でも2年に1度でも、週末に、3~5時間かけて、こういうことをやるのは、有意義だと思われます。

どんなに最先端のことをやっていても、その反面、使わない知識は、どんどんあやふやになりますので、ファンダメンタルを整える意味が大きいです。

もちろん、同じことができれば、弁理士試験問題でなくてもいいのですが、この目的のために、弁理士試験問題は効果的であり得る、というそれだけのことです。別に何だっていいのです。

もちろん、このような作業をすること自体に、お客様が対価を支払ってくれることはあり得ません(当たり前です!!)。でも、こういう努力が、結果的には、自分たちが提供する、仕事の価値を高めることにつながるように思います。。。

別の効用としては、この様な多くの問題をたかだか数時間でこなさなければならない、大変さを感じることで、受験生の方の努力や苦労に少しだけ心から共感できます。



ジェネンティック事件・知財高裁大合議判決(存続期間延長)

知財高裁大合議判決(延長)が出ました。。。

飯村判事がご退官される前に、きっちりと、判決が出ましたね。。。

判決はこちら

さて、判決の重要な部分を検討します。

審査官(審判官)が,当該出願を拒絶するためには,
「政令で定める処分を受けたことによっては,禁止が解除されたとはいえないこと」(第1要件),又は,
「『政令で定める処分を受けたことによって禁止が解除された行為』が『その特許発明の実施に該当する行為』には含まれないこと」(第2要件)
のいずれかを選択的に論証することが必要となる。  審査官(審判官)は、延長登録出願を拒絶するには、上記の第1要件または第2要件を論証しなければならないわけです。
医薬品の成分を対象とする特許(製法特許,プロダクトバイプロセスクレームに係る特許等を除く。)については,薬事法14条1項又は9項に基づく承認を受けることによって禁止が解除される「特許発明の実施」の範囲は,上記審査事項のうち「名称」,「副作用その他の品質」や「有効性及び安全性に関する事項」を除いた事項(成分,分量,用法,用量,効能,効果)によって特定される医薬品の製造販売等の行為であると解するのが相当である。 先ず、この解釈をおきます。これは、一連の近時の知財高裁の裁判例の根底に脈々と流れている解釈です(以下、「本判決のキモ」と適宜、呼びます。)。この解釈を措くことで、従来の特許庁の審査基準(発明特定事項(+用途)説)とは全く異なる結論が導かれます。
ウ 本件先行処分では,「他の抗悪性腫瘍剤との併用において,通常,成人にはベバシズマブとして1回7.5mg/kg(体重)を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以上とする。」との用法・用量によって特定される使用方法による本件医薬品の使用行為,及び上記使用方法で使用されることを前提とした本件医薬品の製造販売等の行為の禁止は解除されておらず,本件処分によってこれが解除されたのであるから,本件処分については,延長登録出願を拒絶するための前記の選択的要件のうち,「政令で定める処分を受けたことによっては,禁止が解除されたとはいえないこと」との要件(前記第1要件)を充足していないことは,明らかである。本件処分については,延長登録出願を拒絶するための前記の選択的要件のうち,「『政令で定める処分を受けたことによって禁止が解除された行為』が…

やる気の源。。。

先日は、某グローバル企業の日本法人の役員の方が来訪されました。

戦略性の高いお仕事をいくつか頂きました。グローバルにも話をすべて通して下さっているそうです。

本当に人間として素晴らしい方で、昔から心の中で尊敬している方です。

こういう人間的に尊敬できるお客様のためにベストを尽くせるのは、仕事をするにあたり、幸せなことです!

弊所をご評価頂きありがとうございます!

信頼にお応えできるように、とことん頑張ります!

このあたりがやる気の源の一つだと思います。。。

実際、自分のためよりも、他人のための方が頑張りやすいという人は自分の周りにも多いと思います。。。自分だけのこととなると、どうも横着になったりしますよね!?これは、日本的な考え方なのか、グローバル的にもそうなのか、よくわかりませんが。。。

謝る勇気。。。

レーダー判事が、先週の金曜日付で、CAFCの長官職を退いたニュースが世界中に流れました。これからは、CAFCの一判事として、職務にあたられるそうです。CAFCの長官職といえば、たしか大統領によりappointされるpositionです。

レーダー判事は、判決において常に、不偏(公平)を貫いていたけれども、「不偏(公平)でなければならないという義務」のみならず、「不偏(公平)に見えなければならないという義務」があり、この点において、裁判官としての倫理的な義務に背いてしまったと、振り返ってみれば認識するに至った、として、CAFCの残りの判事全員に対し、謝罪のレターを書かれまいた。

誰しも人間は間違いを犯し得るということ、そして、それ以上に、心から謝罪をすることの重要さを学びます。このことにより、なお一層、レーダー判事は、世界中で尊敬される人間であり続けると思います。

科学実験

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さてさて、最近、時間を見つけて、週末に科学実験をします。。。



もちろん仕事に直接役に立つわけではないのですが、いろいろ知恵を絞ったり、仮説を検証したり、実験系をデザインしたり、する過程は、それ自体、面白いものです!

そして、口先だけの進歩性の議論ではない、実感のこもった進歩性の議論を展開するのに、役にたっているかもしれないとも思いますし、また、進歩性の議論の新たな切り口を考えるのにも役に立っているのではないか、と思うこともあります。。。コネクティングドッツの観点からは、一生懸命していれば、それが何であっても、いつか何かの役に立つはず、と思えます。。。

昨日は、夜20時くらいから夜23時まで実験をして、リラックスできたのか、それから、ノリノリで朝5時まで重要な案件を集中して、今朝は、朝9時30分に起床して、別の重要な案件に向かいました。。。なかなかハードですが、充実です。。。

カリフォルニアの風。。。

昨日は日曜日。

昔の友人にお会いしました。。。約20年ぶりです!

たまたま日本に来ていることがわかり、突然連絡してお会いしました。忙しい合間に、時間をとってもらえて、感謝感謝です。。。人と会うには珍しい時間ですが、「朝食」を一緒にしました。。。悪くないかも。。。私も睡眠3時間で駆け付けたけど、楽しい時間でした!

20年の月日をまったく感じさせない!相変わらず、素敵な人達でした。。。

彼らが住んでいたカリフォルニアで出会ったのですが、今は、別の国に住んでいるそうです。

彼が、バーレーンで生まれ、コートジボアールで育ち、カリフォルニアに移り、そして、今は。。。といった、初めて聞く話も色々あり、とても楽しかったです。

20年前に思いをはせるのは、ある意味、タイムマシーンに乗るようなもので、怖いようなワクワクするような、不思議な時間。。。

さて、次の5年、10年、20年はどのように過ごそうか。。。



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