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国際出願(PCT出願)と拡大された先願の地位


日本を指定国に含む国際出願は、その国際出願日にされた特許出願とみなされます(184条の3)。とすると、日本へ国内移行したかどうかに拘わらず、いわゆる拡大された先願の地位が発生しそうです。しかし、それは正解ではありません。では逆に、日本へ国内移行しなかった場合には、いわゆる拡大された先願の地位が発生しないのでしょうか。これも(常には)正しくはありません。さて、このあたりの条文関係はどうなっているのでしょうか。というわけで、検討してみましょう。

(国際出願による特許出願)
第184条の3 1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第11条(1)若しくは(2)(b)又は第14条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第43条(第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

これには、特許法上に以下の重要な特例が定められております。

(特許要件の特例)
第184条の13 第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第29条の2の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第184条の4第3項又は実用新案法第48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第184条の4第1項の外国語特許出願又は同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
すなわち、184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた場合には、いわゆる拡大された先願の地位はありません。では、184条の4第3項の規定による取り下げとは何でしょう。

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第184条の4 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から2年6月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に次条第1項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
3 国内書面提出期間(第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前2項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から2月以内で国内書面提出期間の経過後1年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第1項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
6 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
7 第184条の7第3項本文の規定は、第2項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

つまり、184条の4第3項の規定による取下げとは、外国語特許出願についての翻訳文不提出の場合による取下げです。ということは、日本語特許出願については、日本に国内書面が提出されていようがいまいが、国際公開されている以上は、いわゆる拡大された先願の地位が残ることになるはずです。もっとも、184条の3第2項において、「国際特許出願」の定義が与えられており、日本国に関して、指定国外しをしている出願は、国際公開されていても、いわゆる拡大された先願の地位は残りませんのでご留意下さい。

というわけで、間違って、日本語の国際公開に関して、「日本に国内移行されていない以上、いわゆる拡大された先願の地位はない」と勘違いして、鑑定や先行技術調査などの際に、むやみに、日本に国内移行されていない出願を鑑定対象や先行技術調査対象から排除しないようにしなくてはいけません!こういう、ちょっとちょっとがクライアントの利益に繋がりますし、そこまで気のまわることが、安心感につながると思います。

なお、外国語で国際公開されているものについて、拡大された先願の地位は、当該国際公開の内容について与えられるので、日本における29条の2による後願排除効を狙う目的のみで、日本に国内移行する場合には、日本国に対する翻訳文は、ある意味、最低限の翻訳であってもよいともいえそうです(そうすると、日本の審査官に読んでもらえない可能性もありますが、とにかく、条文上はそういうことになりますので、無効審判においては、国際公開の内容に基づいて、29条の2の適用を主張していいことになるはずです。)。

最近、自己出願のポートフォリオの構築に関する、国内優先権、パリ優先権、29条の2、同日出願、などを巡る相談案件が増えております。これらが上手くはまると、企業に大きな利益をもたらすことがあるからでしょう。単に、出願を依頼されて、出願すればいいという状況ではないのが面白いです。









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